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Marchio Nazionale

>> 1. Registrare un marchio costa molto?

>> 2. La registrazione del marchio mi garantisce il diritto all'uso esclusivo in tutto il mondo?

>> 3. ... e all'uso esclusivo per tutti i prodotti e servizi?

>> 4. Posso difendere l’esclusiva di un marchio che uso da tempo ma che non ho mai registrato?

>> 5. Dati i tempi lunghi della giustizia italiana, quali strumenti ho per difendere il marchio che ho registrato?

>> 6. Come scegliere un nuovo marchio?

>> 7. Quando si sceglie un nuovo marchio, come si fa a sapere che non è già di proprietà altrui?

>> 8. Un marchio famoso è stato registrato solo per alcune classi di prodotti o servizi: posso registrare lo stesso marchio per le altre classi di prodotti o servizi?

>> 9. Occorre indicare che il marchio è registrato?

Marchio Comunitario

>> 1. Cosa è un marchio comunitario?

>> 2. Il marchio comunitario prevale sui marchi nazionali?

>> 3. Cosa occorre per presentare una domanda di marchio comunitario?

>> 4. E' consigliabile una ricerca di anteriorità prima di depositare una domanda di marchio comunitario?

>> 5. A quale tipo di esame viene sottoposta una domanda di marchio comunitario?

>> 6. In quanto tempo viene concessa la registrazione di un marchio comunitario?

>> 7. E' possibile presentare opposizione contro una domanda di marchio comunitario?

>> 8. E' possibile verificare se sono state depositate domande di marchio comunitario in conflitto con un marchio italiano?

>> 9. Quanto dura la registrazione di un marchio comunitario?

>> 10. Chi ha depositato una domanda di marchio comunitario può far valere i propri diritti di marchio prima della registrazione?

>> 11. In cosa consiste l’esigenza dell'uso del marchio comunitario?

>> 12. Per evitare il rischio di revoca per non uso, il marchio comunitario deve essere utilizzato in tutti i paesi dell'Unione Europea?

 

Registrare un marchio costa molto?

La registrazione di un marchio in Italia ha costi contenuti.
Se si desidera registrare il marchio in diversi paesi:
• Unione Europea:
il marchio comunitario (vedi anche domande frequenti sul marchio comunitario) è decisamente vantaggioso, considerando che la registrazione ha validità negli attuali 27 paesi membri dell'Unione Europea e costa assai meno della somma delle 23 registrazioni nazionali in ciascuno di questi paesi.
• Più paesi, anche extracomunitari:
è possibile presentare una domanda di registrazione internazionale per i paesi che aderiscono all'Accordo / Protocollo di Madrid. Il costo di questo tipo di registrazione si compone di una tassa base più una tassa per ciascuno degli stati indicati nella domanda di registrazione e aumenta secondo il numero di paesi in cui si desidera registrare il marchio.
In tutti gli altri paesi una registrazione nazionale può essere richiesta e ottenuta in base a requisiti e formalità che variano a seconda dei paesi.
E’ da sottolineare che le registrazioni durano in genere 10 anni e sono rinnovabili, dunque rappresentano un investimento duraturo.

 

La registrazione del marchio mi garantisce il diritto all'uso esclusivo in tutto il mondo?

La registrazione di un marchio ha valore territoriale, limitato allo stato in cui viene effettuata la registrazione.
Come indicato nella risposta precedente, vi sono tuttavia sistemi di protezione sovranazionale per i paesi dell'Unione Europea (marchio comunitario) e per quelli membri dell'Accordo / Protocollo di Madrid (registrazione internazionale), decisamente convenienti sia dal punto di vista dei costi sia anche sotto altri profili.

 

... e all'uso esclusivo per tutti i prodotti e servizi?

La registrazione può essere ottenuta per i prodotti e servizi indicati nella domanda che nella maggior parte dei paesi sono suddivisi in base ad una apposita classificazione internazionale.
Con la registrazione si acquisisce il diritto all'uso esclusivo del marchio per quei prodotti e servizi. Salvo casi particolari (marchio rinomato o addirittura notorio, vedi risposta alla domanda n. 8) non si potrà quindi impedire l'uso del marchio per prodotti e servizi diversi e non affini.

 

Posso difendere l’esclusiva di un marchio che uso da tempo ma che non ho mai registrato?

In Italia e in alcuni paesi esteri è prevista in particolari condizioni la tutela per marchi usati ma non registrati, i cosiddetti marchi di fatto.
Tuttavia è sicuramente più difficile difendere l’esclusiva di questo genere di marchi, la cui protezione è notevolmente più limitata rispetto a quella del marchio registrato: essa è circoscritta al territorio in cui il marchio è stato effettivamente usato e si perde ogni diritto con qualsiasi interruzione dell’uso.
Al contrario, per un marchio registrato l’uso è d’obbligo solo entro il quinto anno dalla registrazione. La registrazione del marchio è dunque sempre la strada consigliabile per mantenerne l’esclusiva, ed è evidentemente possibile richiederla e ottenerla anche per marchi in uso già da tempo.

 

Dati i tempi lunghi della giustizia italiana, quali strumenti ho per difendere il marchio che ho registrato?

Spesso non è necessario arrivare in giudizio per risolvere problemi di violazione del diritto di marchio. Comunque, laddove si arrivi a una causa, non è necessario attendere la sentenza finale, che a volte richiede tempi lunghi, per far cessare l’attività in cui consiste la violazione del diritto di marchio.
Ancor prima che inizi il giudizio, o durante lo svolgimento della causa, il titolare del marchio può chiedere, tramite la procedura d’urgenza:
• una inibitoria, ordinata dal giudice, che vieti al contraffattore l’uso del marchio e lo obblighi a eliminare i mezzi con cui tale uso è avvenuto;
• il sequestro dei beni contraddistinti dal marchio oggetto di disputa.
Entrambi i provvedimenti hanno l’effetto di interrompere immediatamente l’attività che costituisce violazione dei diritti di marchio.

 

Come scegliere un nuovo marchio?

La scelta di un marchio per contraddistinguere un prodotto o servizio va fatta con molta attenzione, e tenendo conto di alcune regole fondamentali.
Il nuovo marchio
• non deve essere descrittivo del prodotto o servizio, per esempio un termine generico usato comunemente in relazione al prodotto stesso, né composto unicamente da un termine laudatorio;
• non deve essere identico o simile ad altri marchi già registrati per prodotti o servizi identici o simili (ma nel caso di un marchio famoso le cose cambiano, vedi risposta alla domanda n. 8): non tenere conto di questa regola può esporre al rischio di essere citati per danni dal titolare di un marchio precedente, nonché di dover cambiare il marchio col quale è stato già lanciato un nuovo prodotto o servizio (per non correre questo rischio, è consigliabile effettuare una ricerca);
• non deve trarre in inganno circa la qualità del prodotto o servizio;
• deve essere capace di identificare il prodotto o servizio e distinguerlo da quelli dei concorrenti;
• deve essere tutelabile contro imitazioni e usurpazioni;
• deve essere utilizzabile anche in tutti i paesi in cui si ha intenzione di esportare il prodotto o prestare il servizio.
Dunque, è bene rinunciare al fai da te nella scelta di un marchio. Può essere utile rivolgersi a professionisti del marketing e della pubblicità per una guida nella scelta del marchio come strumento di vendita, ma è essenziale rivolgersi a un consulente in proprietà intellettuale perché il marchio risponda ai requisiti di registrabilità in Italia e all’estero e sia facilmente difendibile dalle contraffazioni.

 

Quando si sceglie un nuovo marchio, come si fa a sapere che non è già di proprietà altrui?

La novità di un marchio è un requisito essenziale per la sua adozione, inclusa la registrazione. Il marchio non deve essere né identico né troppo simile a un marchio già usato e / o registrato da terzi per la stessa categoria di prodotti o servizi.
Adottare un marchio per prodotti o servizi senza prima verificarne la novità è potenzialmente pericoloso per due motivi:
• la mancanza di novità può causare la nullità del marchio;
• si rischia di essere citati per danni dal titolare del marchio anteriore identico o simile.
Ci si può accertare della novità del proprio marchio con l’aiuto di un consulente in proprietà intellettuale, che effettua una ricerca fra i marchi già registrati in Italia e nei paesi in cui si desidera depositare una domanda di registrazione.

 

Un marchio famoso è stato registrato solo per alcune classi di prodotti o servizi: posso registrare lo stesso marchio per le altre classi di prodotti o servizi?

La legge italiana protegge a certe condizioni l'uso esclusivo di marchi che godono di rinomanza anche per prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il marchio è stato registrato. Tentare di utilizzare o registrare un marchio rinomato anche per prodotti o servizi per i quali quel marchio non è usato potrebbe dunque essere contro la legge. In assenza di rinomanza un marchio può essere usato e registrato per prodotti e servizi del tutto diversi.

 

Occorre indicare che il marchio è registrato?

In Italia non vi sono disposizioni che impongono l’utilizzo di specifiche indicazioni per contraddistinguere marchi depositati o registrati. Inoltre, l’uso di questi simboli non aggiunge nulla alla tutela del marchio conferita dalla registrazione. La funzione del simbolo ® è semplicemente quella di ricordare al pubblico dei consumatori e ai concorrenti che il marchio è registrato. Ciò può essere necessario soprattutto per i marchi di cui si teme la volgarizzazione, fenomeno di cui sono stati vittime alcuni marchi utilizzati per prodotti innovativi di successo.
Occorre però fare attenzione poiché se la legge non impone accanto al marchio l’indicazione di registrazione, la vieta espressamente nel caso in cui il marchio non sia effettivamente registrato. Dal deposito della domanda alla concessione della registrazione intercorre un lasso di tempo che in Italia varia dai due ai tre anni: se si appone il segno ® accanto al marchio ancora in attesa di registrazione si può incorrere in sanzioni amministrative, benché non risulti che queste abbiano mai trovato applicazione pratica.
E' invece possibile indicare, magari tramite un asterisco e una piccola nota, che il marchio è depositato. Alternativamente può essere utilizzato il simbolo ™, che in inglese equivale a “Trade Mark” ossia Marchio di Commercio, e che viene utilizzato nei paesi di lingua anglosassone per indicare un marchio indipendentemente dal fatto che sia registrato.
Pertanto, solo quando il marchio è effettivamente registrato è possibile contrassegnarlo con la ®, ed è importante notare che, seppure gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda, un marchio depositato non è un marchio registrato.
Nulla ha a che fare con il mondo dei marchi la ©, simbolo internazionale che significa “copyright”, cioè diritto d’autore. Solitamente indica l’esistenza di un diritto d’autore sull’opera letteraria, musicale, artistica su cui è apposta. Normalmente è seguita dall’anno di prima pubblicazione dell’opera e dal nominativo della persona o società che detiene i diritti di sfruttamento esclusivi sulla stessa.

 


 

Cosa è un marchio comunitario?

Un marchio comunitario conferisce protezione unificata ed indivisibile in tutti i paesi membri dell'Unione Europea attraverso una unica procedura di registrazione, che avviene tramite l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) e non necessita di formalità presso gli uffici nazionali.

 

Il marchio comunitario prevale sui marchi nazionali?

Il sistema del marchio comunitario coesiste con i sistemi nazionali di registrazione di ciascun paese europeo. Ciò significa che un marchio nazionale anteriore prevale nei confronti di un marchio comunitario e viceversa.

 

Cosa occorre per presentare una domanda di marchio comunitario?

Una domanda di marchio comunitario deve comprendere l'indicazione del marchio o un esemplare se il marchio contiene elementi grafici o colori, i prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione, il nome e l'indirizzo del richiedente, e, se il richiedente ha scelto di essere rappresentato da un professionista abilitato di fronte all'UAMI, una lettera di incarico a suo favore.

 

E' consigliabile una ricerca di anteriorità prima di depositare una domanda di marchio comunitario?

Mentre le ricerche di anteriorità sono generalmente consigliabili almeno per ciò che riguarda il deposito di un marchio italiano, nel caso del marchio comunitario l'opportunità di una ricerca in tutti i paesi dell'Unione Europea deve essere valutata caso per caso, tenendo presenti alcune considerazioni di ordine generale:
• il costo di una ricerca che copra ognuno dei 27 paesi dell'Unione Europea dove è possibile la registrazione locale di un marchio è assai elevato;
• tale ricerca non rivelerebbe comunque l'esistenza di diritti anteriori non registrati e non eliminerebbe la possibilità di conflitti con i titolari di marchi famosi registrati per prodotti o servizi di classi diverse;
• le domande di marchio comunitario vengono sottoposte ad una ricerca di similitudine fra marchi anteriori nei registri nazionali di tutti i paesi dell'Unione Europea tranne l'Italia, la Germania e la Francia. Una ricerca di anteriorità potrebbe dunque essere limitata a questi tre paesi;
• in alternativa, può essere consigliabile depositare la domanda senza sostenere la spesa di una ricerca in tutta l'Unione Europea e affrontare eventuali opposizioni e/o obiezioni da parte di titolari di diritti anteriori se e quando dovessero verificarsi.

 

A quale tipo di esame viene sottoposta una domanda di marchio comunitario?

Le domande di marchio comunitario vengono sottoposte a un esame sostanziale per verificare l'esistenza dei requisiti assoluti di registrabilità. La mancanza di liceità o distintività e la possibilità che il marchio risulti ingannevole sono impedimenti assoluti alla registrazione. La distintività acquisita attraverso un precedente uso prolungato del marchio può essere invocata per superare alcuni casi di impedimento assoluto.

 

In quanto tempo viene concessa la registrazione di un marchio comunitario?

Attualmente le registrazioni vengono concesse dai 2 ai 3 anni dopo la data di deposito, se la domanda non viene rigettata. L'attesa è più breve (dai 3 ai 5 mesi) se la domanda di marchio italiano è la base per una registrazione Internazionale secondo l'Accordo di Madrid. La protezione decorre comunque dalla data di deposito.

 

E' possibile presentare opposizione contro una domanda di marchio comunitario?

L'esistenza di diritti anteriori non causa automaticamente il rigetto della domanda.
I proprietari di marchi italiani (o comunque nazionali), comunitari o internazionali anteriori, estesi a paesi dell'Unione Europea possono tuttavia presentare opposizione contro una domanda di marchio comunitario identico o simile, tale da risultare confondibile, così come i titolari di marchi notori ai sensi dell'Art. 6 bis della Convenzione di Parigi nonché i titolari di diritti non registrati, se previsti dalla legge dello Stato membro, eccettuati i diritti che abbiano rilevanza meramente locale, per prodotti o servizi identici o affini.
A determinate condizioni, i titolari di marchi che godono di rinomanza possono presentare opposizione anche contro una domanda di marchio comunitario depositata per prodotti o servizi non affini. I marchi anteriori, se registrati da più di cinque anni, possono dover soddisfare l'esigenza dell'uso.

 

E' possibile verificare se sono state depositate domande di marchio comunitario in conflitto con un marchio italiano?

Tutte le domande di marchio comunitario vengono pubblicate nel Bollettino dei marchi comunitari, la cui pubblicazione è stata però temporaneamente sospesa. La Società Italiana Brevetti offre ai propri clienti un servizio di sorveglianza marchi gratuito, avvertendo i clienti titolari di marchi comunitari o nazionali di eventuali domande di marchio comunitario in conflitto.

 

Quanto dura la registrazione di un marchio comunitario?

La durata della registrazione è di 10 anni dalla data di deposito ed è rinnovabile indefinitamente di decennio in decennio.

 

Chi ha depositato una domanda di marchio comunitario può far valere i propri diritti di marchio prima della registrazione?

No. Il marchio comunitario gode di protezione a partire dalla pubblicazione della registrazione. Alcuni diritti possono tuttavia essere fatti valere dopo la pubblicazione della domanda. I tribunali italiani hanno concesso misure cautelari anche in base a una domanda di marchio comunitario.

 

In cosa consiste l’esigenza dell'uso del marchio comunitario?

Un marchio comunitario può essere revocato se il marchio non viene usato effettivamente nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato entro 5 anni dalla registrazione. Inoltre, il marchio può decadere se l'uso viene sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni.

 

Per evitare il rischio di revoca per non uso, il marchio comunitario deve essere utilizzato in tutti i paesi dell'Unione Europea?

L'uso in un solo paese dell'Unione Europea dovrebbe essere sufficiente per soddisfare l’esigenza dell'uso. Tuttavia la questione è ancora discussa anche se certamente l’utilizzo solo in alcuni paesi dovrà essere considerato sufficiente.

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